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Adler, D. (2014). US-discovery und deutscher Patentverletzungsprozess. Duncker & Humblot. https://doi.org/10.3790/978-3-428-54254-3
Adler, David B.. US-discovery und deutscher Patentverletzungsprozess. Duncker & Humblot, 2014. Book. https://doi.org/10.3790/978-3-428-54254-3
Adler, D (2014): US-discovery und deutscher Patentverletzungsprozess, Duncker & Humblot, [online] https://doi.org/10.3790/978-3-428-54254-3
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US-discovery und deutscher Patentverletzungsprozess
Schriften zum Wirtschaftsrecht, Vol. 258
(2014)
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Abstract
Dem Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts, der dessen Rechtsverletzung vermutet, stehen nach deutschem Recht nur eingeschränkt hilfreiche Auskunfts- und Informationsansprüche zur Verfügung, um sich Gewissheit über etwaige Ansprüche zu verschaffen. In den USA dagegen kann sich die Partei eines Zivilverfahrens eines scheinbar schrankenlosen Informationsgewinnungssystems - der »discovery« - bedienen. Die Arbeit analysiert dieses System und zeigt auf, dass sich auch eine nicht in den USA prozessierende Partei mit Hilfe des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782(a), das insbesondere nach der Entscheidung »Intel v. AMD« des U.S. Supreme Courts im Jahre 2004 verstärkt in den Fokus gerückt ist, der »discovery« zur Unterstützung eines ausländischen Verfahrens bedienen kann. Neben einer ausführlichen Darstellung der Anforderungen und des Umfangs dieses Verfahrens wird insbesondere auch untersucht, inwieweit die mit der »discovery« gewonnenen Informationen vom Schutzrechtsinhaber in das deutschen Verfahren eingeführt und dort verwertet werden können.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 13 | ||
| Erster Teil: Einleitung | 27 | ||
| 1. Kapitel: Einleitung und Problemstellung | 27 | ||
| 2. Kapitel: Gang der Untersuchung | 32 | ||
| Zweiter Teil: Status quo – Vorlage- und Besichtigungsanspruch des Patentinhabers nach deutschem Recht | 33 | ||
| 1. Kapitel: Patentrechtliche Mittel der Informationsgewinnung | 34 | ||
| A. Besichtigungs- und Vorlageanspruch nach § 140b PatG | 34 | ||
| B. Besichtigungs- und Vorlageanspruch nach § 140c PatG | 35 | ||
| I. Analyse der §§ 809 ff. BGB | 36 | ||
| 1. Abgrenzung § 809 BGB zu § 810 BGB und Anspruchsinhalt | 36 | ||
| 2. Anwendbarkeit der §§ 809 ff. BGB auf das Patentrecht | 36 | ||
| 3. Sachbegriff und Anspruchsgegner | 39 | ||
| 4. Anspruch in Ansehung der Sache | 39 | ||
| a) Die Druckbalken-Entscheidung | 39 | ||
| b) Kritik der Literatur | 41 | ||
| c) Die Faxkarte-Entscheidung | 42 | ||
| d) Die Restschadstoffentfernung-Entscheidung | 44 | ||
| 5. Besichtigungsinteresse | 44 | ||
| 6. Anspruchsumfang | 45 | ||
| a) Die Druckbalken-Entscheidung | 45 | ||
| b) Kritik der Literatur | 46 | ||
| c) Eigene Auffassung | 48 | ||
| d) Die Faxkarte-Entscheidung | 49 | ||
| 7. Fazit | 49 | ||
| II. Übertragung auf § 140c PatG | 50 | ||
| 1. Anspruchsgegner | 50 | ||
| 2. Anspruchsgegenstand | 51 | ||
| 3. Hinreichende Wahrscheinlichkeit der Rechtsverletzung | 51 | ||
| a) Begriffsbestimmung | 52 | ||
| b) Substanziierungsnöte | 54 | ||
| 4. Erforderlichkeit | 54 | ||
| 5. Unverhältnismäßigkeit als Grenze des Editionsanspruchs | 55 | ||
| a) Überwiegendes Geheimhaltungsinteresse | 55 | ||
| b) Weitere Gründe | 57 | ||
| 6. Umfang des § 140c PatG | 58 | ||
| a) Urkundenvorlage, Besichtigung und Spezifizierung | 58 | ||
| b) Substanzeingriffe | 61 | ||
| c) Feststellung einer äquivalenten Benutzung | 62 | ||
| d) Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen | 64 | ||
| e) Durchsuchungsrecht und Anspruch auf Standortbenennung | 65 | ||
| III. Die prozessuale Durchsetzung: Das Düsseldorfer Verfahren | 66 | ||
| 1. Ausgleich des Interessengegensatzes beim präparatorischen Vorlage- und Besichtigungsanspruch | 67 | ||
| 2. Das Düsseldorfer Verfahren | 68 | ||
| 3. Verfassungsrechtliche Vereinbarkeit eines in-camera-Verfahrens im Rahmen eines präparatorischen Auskunftsanspruchs bzw. des Hauptsacheprozesses | 71 | ||
| a) Ansicht der Literatur | 71 | ||
| aa) Gegner | 71 | ||
| bb) Befürworter | 77 | ||
| b) Ansicht der Rechtsprechung | 78 | ||
| 4. Eigene Ansicht und Ausblick | 81 | ||
| C. Ergebnis | 83 | ||
| 2. Kapitel: Prozessuale Mittel der Informationsgewinnung | 84 | ||
| A. Verfahrensrechtliche Möglichkeiten vor dem Verletzungsverfahren | 86 | ||
| I. Das selbstständige Beweisverfahren nach § 485 Abs. 2 ZPO | 86 | ||
| II. Ergebnis | 89 | ||
| B. Verfahrensrechtliche Möglichkeiten im Verletzungsverfahren | 90 | ||
| I. Die Beweiserhebungsvorschriften | 90 | ||
| II. Urkundenvorlage nach § 142 ZPO von Amts wegen | 91 | ||
| 1. Voraussetzungen | 92 | ||
| 2. § 142 ZPO als Mittel der Ausforschung? | 93 | ||
| a) Auffassung der Literatur | 95 | ||
| b) Auffassung der Rechtsprechung | 97 | ||
| 3. Rechtsfolge | 98 | ||
| 4. Nichtvorlage | 100 | ||
| 5. Rechtsbehelfe | 101 | ||
| 6. Schlussfolgerung | 101 | ||
| III. Das selbstständige Beweisverfahren nach § 485 Abs. 1 ZPO | 102 | ||
| C. Ergebnis | 103 | ||
| Dritter Teil: Die Möglichkeiten der Informationsgewinnung in den USA | 105 | ||
| 1. Kapitel: Grundlagen des US-amerikanischen Zivilprozesses | 106 | ||
| A. Adversary system | 106 | ||
| B. Gerichtsaufbau | 108 | ||
| C. Normativer Rahmen | 109 | ||
| 2. Kapitel: Die Informationsgewinnung in der pretrial-Phase | 110 | ||
| A. Informationsgewinnung durch die pleadings | 111 | ||
| I. Die pleadings zu Zeiten des Field Code – das System des fact pleadings | 112 | ||
| II. Die pleadings der Fed. R. Civ. P. – das System des notice pleadings | 113 | ||
| III. Neuere Entwicklungen – Aufgabe des notice pleadings? | 116 | ||
| 1. Bell Atlantic Corp. v. Twombly | 117 | ||
| 2. Erickson v. Pardus | 119 | ||
| 3. Ashcroft v. Iqbal | 120 | ||
| 4. Analyse | 121 | ||
| IV. Zusammenfassung | 126 | ||
| B. Informationsgewinnung durch die discovery | 128 | ||
| I. Grundverständnis der discovery | 128 | ||
| II. Ziele der discovery | 130 | ||
| 1. Tatsachenaufklärung und Eingrenzung des Streitgegenstandes | 130 | ||
| 2. Beweissicherung | 131 | ||
| 3. Vergleichsförderung | 131 | ||
| 4. Ausforschung vor Klageerhebung | 132 | ||
| 3. Kapitel: Das discovery-Verfahren | 132 | ||
| A. Gegenstand der Informationsgewinnung | 133 | ||
| I. Umfang | 133 | ||
| II. Adressaten | 134 | ||
| III. Missbrauch | 135 | ||
| 1. Ursachen | 136 | ||
| 2. Gesetzgeberische Reaktionen | 138 | ||
| B. Beschränkungen | 140 | ||
| I. Relevanz | 140 | ||
| II. Umfang und Häufigkeit von discovery-Maßnahmen | 143 | ||
| III. Privileged matters | 143 | ||
| IV. Die work-product doctrine | 146 | ||
| 1. Wesen | 146 | ||
| 2. Umfang | 147 | ||
| 3. Schranken | 148 | ||
| V. Betriebsgeheimnisse | 149 | ||
| VI. Protective orders | 150 | ||
| C. Richterliche Kontrolle der discovery | 154 | ||
| I. Initial discovery planning conference, Fed. R. Civ. P. 26(f) | 155 | ||
| II. Pretrial conference und pretrial order | 156 | ||
| 1. Initial conference | 157 | ||
| 2. Pretrial conference | 157 | ||
| 3. Final pretrial conference | 160 | ||
| III. Scheduling conference und scheduling order | 161 | ||
| D. Mandatory disclosure, Fed. R. Civ. P. 26(a)(1) | 162 | ||
| E. Methoden der Informationsgewinnung im Rahmen der discovery | 164 | ||
| I. Oral depositions und depositions on written questions | 165 | ||
| 1. Oral depositions | 165 | ||
| a) Adressaten und Prozedere | 165 | ||
| b) Nutzen | 169 | ||
| c) Vor- und Nachteile | 170 | ||
| 2. Written depositions | 171 | ||
| II. Written Interrogatories | 172 | ||
| 1. Inhalt | 172 | ||
| 2. Vor- und Nachteile | 174 | ||
| III. Urkundenvorlage (production of documents) und Ortsbesichtigung (entry upon land) | 175 | ||
| 1. Pflichten der Parteien | 175 | ||
| 2. Pflichten Dritter | 178 | ||
| 3. Vor- und Nachteile | 178 | ||
| IV. Aufforderungen zum Zugeständnis von Tatsachen (requests for admission) | 179 | ||
| 1. Wesen | 179 | ||
| 2. Vor- und Nachteile | 181 | ||
| V. Electronic discovery | 182 | ||
| F. Die Durchsetzung der discovery | 185 | ||
| I. Grundverständnis der Fed. R. Civ. P. 37 | 186 | ||
| II. Die Durchsetzung gegenüber Parteien | 188 | ||
| 1. Antrag auf gerichtliche Anordnung der discovery (motion to compel), Fed. R. Civ. P. 37(a) | 188 | ||
| 2. Verstoß gegen eine gerichtlich angeordnete discovery-Maßnahme, Fed. R. Civ. P. 37(b) | 190 | ||
| a) Tatbestand | 190 | ||
| b) Rechtsfolgen und deren Systematisierung | 191 | ||
| aa) Rechtsfolgen | 191 | ||
| bb) Systematik | 192 | ||
| (1) Indirekte Zwangsmittel und Verschiebung der Kostenlast | 192 | ||
| (2) Direktes Zwangsmittel – contempt of court | 193 | ||
| 3. Failure to disclose, Fed. R. Civ. P. 37(c) | 194 | ||
| 4. Party’s failure to attend its own deposition, Fed. R. Civ. P. 37(d) | 195 | ||
| 5. Failure to provide electronically stored information, Fed. R. Civ. P. 37(e), und failure to participate in framing discovery plan, Fed. R. Civ. P. 37(f) | 195 | ||
| III. Richterliches Ermessen | 196 | ||
| IV. Die Durchsetzung gegenüber Dritten | 198 | ||
| V. Gerichtliche Umsetzung | 199 | ||
| G. Rechtsmittel gegen gerichtliche discovery-Anordnungen und Sanktionen | 201 | ||
| 4. Kapitel: Prelitigation discovery | 203 | ||
| A. Das Verfahren | 204 | ||
| B. Bedeutung | 207 | ||
| Vierter Teil: Das akzessorische Beweisverfahren – Rule 28 U.S.C. § 1782(a) | 209 | ||
| 1. Kapitel: Grundlagen und historische Entwicklung | 211 | ||
| A. Grundlagen | 211 | ||
| B. Historische Entwicklung des 28 U.S.C. § 1782(a) | 212 | ||
| 2. Kapitel: Tatbestand | 217 | ||
| A. Antragsteller | 218 | ||
| I. „Foreign or international tribunal“ | 218 | ||
| II. „Any other interested person“ | 219 | ||
| 1. „Person“ | 219 | ||
| a) Fayed v. CIA | 221 | ||
| b) Analyse | 221 | ||
| 2. „Interested“ | 223 | ||
| 3. Zusammenfassung | 226 | ||
| III. Antragsform | 226 | ||
| B. Antragsgegner | 229 | ||
| I. „Person“ | 229 | ||
| II. Personal jurisdiction über den Antragsgegner | 230 | ||
| 1. In personam jurisdiction durch Wohnsitz | 231 | ||
| 2. In personam jurisdiction durch Kontakt zum Forumstaat | 231 | ||
| a) Minimum contacts – specific jurisdiction | 233 | ||
| b) Minimum contacts – general jurisdiction | 234 | ||
| c) Grundsatz des fairen Verfahrens (due process) | 235 | ||
| 3. In personam jurisdiction durch transient jurisdiction | 236 | ||
| 4. In personam jurisdiction durch Internetpräsenz | 237 | ||
| 5. In personam jurisdiction durch Zurechnung und Durchgriff bei juristischen Personen | 239 | ||
| 6. Reasonableness und forum-non-conveniens-Doktrin | 243 | ||
| III. Residence | 244 | ||
| 1. Begriffsbestimmung | 244 | ||
| a) Natürliche Personen | 246 | ||
| b) Juristische Personen | 248 | ||
| 2. Analyse | 249 | ||
| IV. Is found | 249 | ||
| 1. Begriffsbestimmung | 249 | ||
| a) Natürliche Personen | 250 | ||
| b) Juristische Personen | 251 | ||
| 2. Analyse | 253 | ||
| V. Zusammenfassung | 254 | ||
| C. Örtliche und sachliche Zuständigkeit des US-amerikanischen Gerichts | 256 | ||
| I. Subject matter jurisdiction | 256 | ||
| II. Sachliche Zuständigkeit | 257 | ||
| III. Örtliche Zuständigkeit | 260 | ||
| D. Anforderungen an das ausländische Verfahren | 261 | ||
| I. Ausländisches oder internationales tribunal | 261 | ||
| II. Schiedsgerichtsbarkeit | 265 | ||
| 1. Entscheidungen vor Intel v. AMD | 266 | ||
| 2. Post-Intel-Entscheidungen | 268 | ||
| 3. Zusammenfassung | 272 | ||
| III. Anhängigkeit des ausländischen Verfahrens | 272 | ||
| E. For use | 275 | ||
| I. Begriffsbestimmung | 276 | ||
| II. Zeitliche Beschränkung | 278 | ||
| F. Ungeschriebene Tatbestandsmerkmale? | 282 | ||
| I. Merkmal der foreign discoverability | 283 | ||
| 1. Befürwortende Haltung | 284 | ||
| 2. Ablehnende Haltung | 286 | ||
| 3. Vermittelnde Ansicht | 287 | ||
| II. Merkmal der foreign admissibility | 288 | ||
| III. Der U.S. Supreme Court als Streitentscheider | 290 | ||
| IV. Merkmal des prior exhaustion of foreign discovery remedies | 293 | ||
| V. Merkmal der domestic discoverability | 294 | ||
| VI. Eigene Auffassung und Ergebnis | 296 | ||
| 3. Kapitel: Rechtsfolge – Ermessen | 298 | ||
| A. Die einzelnen Ermessensgründe | 299 | ||
| I. Antragsteller ist Partei im ausländischen Verfahren | 304 | ||
| 1. Standard | 305 | ||
| 2. Analyse | 307 | ||
| II. Die Berücksichtigung der receptivity ausländischer Gerichte | 308 | ||
| 1. Das Merkmal der foreign discoverability | 311 | ||
| a) Der authoritative-proof-Standard | 311 | ||
| b) Die Anwendung des authoritative-proof-Standards | 316 | ||
| aa) Schmitz v. Bernstein & Lifshitz LLP | 316 | ||
| bb) In re Servicio Pan Americano | 318 | ||
| cc) In re Chevron | 321 | ||
| dd) In re Imanagement | 324 | ||
| 2. Kritik | 327 | ||
| a) Fraglicher Ansatz | 327 | ||
| b) Konsequenzen für die US-amerikanischen Gerichte – die Suche nach einem geeigneten Standard | 329 | ||
| c) Die Umsetzung in der Praxis | 330 | ||
| d) Abwälzen des Problems auf das ausländische Gericht | 335 | ||
| e) Konsequenz für die ausländischen Gerichte – die Bemühung um Schadensbegrenzung | 337 | ||
| 3. Der foreign-admissibility-Standard | 339 | ||
| a) In re Grupo Qumma S.A. de C.V. | 340 | ||
| b) Fleischmann v. McDonald's Corp. | 342 | ||
| c) Ausräumung der Bedenken der Fleischmann-Entscheidung und Vorteile des foreign-admissibility-Standards | 344 | ||
| d) Analyse | 345 | ||
| 4. Lösungsansätze der Literatur | 346 | ||
| a) Discoverability-Merkmal auf Tatbestandsebene | 346 | ||
| b) Receptivity-Merkmal auf Tatbestandsebene | 347 | ||
| c) Prior-exhaustion-Merkmal auf Tatbestandsebene | 348 | ||
| 5. Lösung des Problems durch Änderung der Beweislast? | 349 | ||
| 6. Zusammenfassung | 355 | ||
| III. Umgehung ausländischer Beweisvorschriften | 357 | ||
| 1. Standard | 357 | ||
| a) Receptivity des ausländischen Gerichts | 360 | ||
| b) Foreign discoverability als Maßstab | 361 | ||
| 2. Analyse | 366 | ||
| IV. Verhältnismäßigkeit des Antrags | 368 | ||
| 1. Standard | 369 | ||
| 2. Einwand der einseitigen Bevorzugung (reciprocity) | 373 | ||
| 3. Zusammenfassung | 374 | ||
| B. Gewichtung | 376 | ||
| C. Ergebnis | 377 | ||
| D. Neuer Ermessensstandard? – Die Heraeus Kulzer GmbH v. Biomet, Inc.-Entscheidung | 378 | ||
| I. Die Entscheidung | 378 | ||
| 1. Die Missbrauchskriterien | 379 | ||
| 2. Anwendung | 381 | ||
| II. Analyse der Literatur | 382 | ||
| III. Kritik | 382 | ||
| 1. Missbrauchskriterien v. Intel-Faktoren – Abkehr von Intel? | 383 | ||
| 2. Recht auf discovery, Missbrauchskontrolle und Beweislastumkehr | 384 | ||
| 3. Ablehnung eines Antrags wegen Unverhältnismäßigkeit | 386 | ||
| IV. Bedeutung für zukünftige Antragsteller | 387 | ||
| 4. Kapitel: Umfang und Schranken | 389 | ||
| A. Allgemeine Regeln | 390 | ||
| B. Zeugenaussage | 392 | ||
| I. Party witness/Non-party witness | 392 | ||
| II. Party witness und deposition, Fed. R. Civ. P. 30(b)(1) | 392 | ||
| III. Non-party witness und deposition, Fed. R. Civ. P. 45(c)(3)(A)(ii) | 393 | ||
| 1. Fed. R. Civ. P. 45(c)(3)(A)(ii) | 393 | ||
| 2. Analyse | 395 | ||
| IV. Non-party witness und 28 U.S.C. § 1783(a) | 396 | ||
| C. Urkundenvorlage | 396 | ||
| I. Geographische Reichweite der Vorlagepflicht | 398 | ||
| 1. Ansicht der Rechtsprechung | 398 | ||
| a) Die ersten Entscheidungen | 398 | ||
| b) Neuere Entscheidungen der New Yorker Gerichte | 402 | ||
| c) Jüngste Entwicklung | 405 | ||
| 2. Ansicht der Literatur | 406 | ||
| 3. Analyse und eigene Ansicht | 407 | ||
| a) Gesetzeswortlaut | 408 | ||
| b) Gesetzes- und Rechtsprechungshistorie | 410 | ||
| c) Verweis auf die allgemeinen Regeln des Civil Procedure | 411 | ||
| d) Ermessen als Gegengewicht | 413 | ||
| 4. Ergebnis | 414 | ||
| II. Ausweitung der Urkundenvorlagepflicht durch Unternehmensdurchgriff? | 414 | ||
| 1. Problemstellung | 415 | ||
| 2. Analyse | 415 | ||
| 3. Rechtsprechung | 418 | ||
| 4. Übertragung auf 28 U.S.C. § 1782(a) | 419 | ||
| a) Kestrel Coal Pty. Ltd. v. Joy Global, Inc. | 420 | ||
| b) Analyse | 422 | ||
| c) In re Hallmark Capitol, Norex Petroleum und Lufthansa Technik AG | 423 | ||
| 5. Ergebnis | 424 | ||
| III. Discovery in Deutschland als Verletzung von Völkerrecht? | 425 | ||
| 1. Problemstellung | 425 | ||
| 2. Diskussion | 427 | ||
| a) Deutschland | 427 | ||
| b) USA | 428 | ||
| c) Analyse | 431 | ||
| aa) Anwendungsvorrang des HBÜ bei grenzüberschreitendem Sachverhalt? | 431 | ||
| bb) Völkerrechtswidrigkeit des Vorgehens der US-amerikanischen Gerichte? | 432 | ||
| cc) Zwangsweise Durchsetzung von discovery-Anordnungen als Völkerrechtsverletzung? | 434 | ||
| 3. Ergebnis | 437 | ||
| D. Einwände und Weigerungsrechte (privileges) | 437 | ||
| I. Geltendmachung | 438 | ||
| II. Inhalt | 439 | ||
| 1. US-amerikanische Weigerungsrechte | 439 | ||
| 2. Die Geltendmachung des confidentiality-Einwandes im Besonderen | 440 | ||
| 3. Ausländische Weigerungsrechte | 442 | ||
| E. Einwirkung auf das ausländische Gericht | 445 | ||
| 5. Kapitel: Rechtsbehelfe, Prävention und Gegenschlag | 447 | ||
| A. Rechtsbehelfe | 447 | ||
| I. Beschwerdebefugnis (standing) | 448 | ||
| II. Typen | 448 | ||
| B. Prävention | 450 | ||
| C. Akzessorische discovery und Gegenschlag | 450 | ||
| I. Personal jurisdiction über den Antragsteller? | 451 | ||
| 1. Yahoo! Inc. v. La Ligue Contre le Racisme et L'antisemitism | 452 | ||
| 2. Übertragung auf 28 U.S.C. § 1782(a) | 455 | ||
| II. Eigene Ansicht und Ergebnis | 456 | ||
| Fünfter Teil: Die Einführung US-amerikanischer discovery-Ergebnisse in den deutschen Prozess | 457 | ||
| 1. Kapitel: Der ordre-public-Vorbehalt nach § 328 Abs. 1 Nr. 4 ZPO | 457 | ||
| A. Dogmatik | 457 | ||
| B. Begriffsbestimmung | 459 | ||
| 2. Kapitel: Anwendung auf die pretrial discovery | 460 | ||
| A. Ablehnende Ansicht der Literatur | 461 | ||
| B. Herrschende Ansicht der Literatur | 461 | ||
| C. Ansicht der Rechtsprechung | 462 | ||
| D. Eigene Ansicht und Ergebnis | 463 | ||
| Sechster Teil: Ergebnis der Arbeit | 466 | ||
| Literaturverzeichnis | 470 | ||
| Entscheidungsverzeichnis | 501 | ||
| Sachregister | 527 |