US-discovery und deutscher Patentverletzungsprozess

David B. Adler

doi:10.3790/978-3-428-54254-3

US-discovery und deutscher Patentverletzungsprozess

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Adler, D. (2014). US-discovery und deutscher Patentverletzungsprozess. Duncker & Humblot. https://doi.org/10.3790/978-3-428-54254-3

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US-discovery und deutscher Patentverletzungsprozess

Adler, David B.

Schriften zum Wirtschaftsrecht, Vol. 258

(2014)

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Publisher Name: Duncker & Humblot
ISBN: 978-3-428-54254-3
978-3-428-14254-5 (print edition)
DOI: https://doi.org/10.3790/978-3-428-54254-3
Edition: 1
Language: German
Pages: 537
Collections: D&H 2014
RECHT 2014
NBE WISO
NBE RECHT
NBE D&H
Subjects: Comparative law

Pricing

Institution: € 196.00 (incl. local VAT if applicable)
Individual: € 129.90 (incl. local VAT if applicable)

Abstract

Dem Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts, der dessen Rechtsverletzung vermutet, stehen nach deutschem Recht nur eingeschränkt hilfreiche Auskunfts- und Informationsansprüche zur Verfügung, um sich Gewissheit über etwaige Ansprüche zu verschaffen. In den USA dagegen kann sich die Partei eines Zivilverfahrens eines scheinbar schrankenlosen Informationsgewinnungssystems - der »discovery« - bedienen. Die Arbeit analysiert dieses System und zeigt auf, dass sich auch eine nicht in den USA prozessierende Partei mit Hilfe des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782(a), das insbesondere nach der Entscheidung »Intel v. AMD« des U.S. Supreme Courts im Jahre 2004 verstärkt in den Fokus gerückt ist, der »discovery« zur Unterstützung eines ausländischen Verfahrens bedienen kann. Neben einer ausführlichen Darstellung der Anforderungen und des Umfangs dieses Verfahrens wird insbesondere auch untersucht, inwieweit die mit der »discovery« gewonnenen Informationen vom Schutzrechtsinhaber in das deutschen Verfahren eingeführt und dort verwertet werden können.

Section Title	Page	Action	Price
Vorwort	7
Inhaltsverzeichnis	13
Erster Teil: Einleitung	27
1. Kapitel: Einleitung und Problemstellung	27
2. Kapitel: Gang der Untersuchung	32
Zweiter Teil: Status quo – Vorlage- und Besichtigungsanspruch des Patentinhabers nach deutschem Recht	33
1. Kapitel: Patentrechtliche Mittel der Informationsgewinnung	34
A. Besichtigungs- und Vorlageanspruch nach § 140b PatG	34
B. Besichtigungs- und Vorlageanspruch nach § 140c PatG	35
I. Analyse der §§ 809 ff. BGB	36
1. Abgrenzung § 809 BGB zu § 810 BGB und Anspruchsinhalt	36
2. Anwendbarkeit der §§ 809 ff. BGB auf das Patentrecht	36
3. Sachbegriff und Anspruchsgegner	39
4. Anspruch in Ansehung der Sache	39
a) Die Druckbalken-Entscheidung	39
b) Kritik der Literatur	41
c) Die Faxkarte-Entscheidung	42
d) Die Restschadstoffentfernung-Entscheidung	44
5. Besichtigungsinteresse	44
6. Anspruchsumfang	45
a) Die Druckbalken-Entscheidung	45
b) Kritik der Literatur	46
c) Eigene Auffassung	48
d) Die Faxkarte-Entscheidung	49
7. Fazit	49
II. Übertragung auf § 140c PatG	50
1. Anspruchsgegner	50
2. Anspruchsgegenstand	51
3. Hinreichende Wahrscheinlichkeit der Rechtsverletzung	51
a) Begriffsbestimmung	52
b) Substanziierungsnöte	54
4. Erforderlichkeit	54
5. Unverhältnismäßigkeit als Grenze des Editionsanspruchs	55
a) Überwiegendes Geheimhaltungsinteresse	55
b) Weitere Gründe	57
6. Umfang des § 140c PatG	58
a) Urkundenvorlage, Besichtigung und Spezifizierung	58
b) Substanzeingriffe	61
c) Feststellung einer äquivalenten Benutzung	62
d) Vorlage von Bank-‍, Finanz- oder Handelsunterlagen	64
e) Durchsuchungsrecht und Anspruch auf Standortbenennung	65
III. Die prozessuale Durchsetzung: Das Düsseldorfer Verfahren	66
1. Ausgleich des Interessengegensatzes beim präparatorischen Vorlage- und Besichtigungsanspruch	67
2. Das Düsseldorfer Verfahren	68
3. Verfassungsrechtliche Vereinbarkeit eines in-camera-Verfahrens im Rahmen eines präparatorischen Auskunftsanspruchs bzw. des Hauptsacheprozesses	71
a) Ansicht der Literatur	71
aa) Gegner	71
bb) Befürworter	77
b) Ansicht der Rechtsprechung	78
4. Eigene Ansicht und Ausblick	81
C. Ergebnis	83
2. Kapitel: Prozessuale Mittel der Informationsgewinnung	84
A. Verfahrensrechtliche Möglichkeiten vor dem Verletzungsverfahren	86
I. Das selbstständige Beweisverfahren nach § 485 Abs. 2 ZPO	86
II. Ergebnis	89
B. Verfahrensrechtliche Möglichkeiten im Verletzungsverfahren	90
I. Die Beweiserhebungsvorschriften	90
II. Urkundenvorlage nach § 142 ZPO von Amts wegen	91
1. Voraussetzungen	92
2. § 142 ZPO als Mittel der Ausforschung?	93
a) Auffassung der Literatur	95
b) Auffassung der Rechtsprechung	97
3. Rechtsfolge	98
4. Nichtvorlage	100
5. Rechtsbehelfe	101
6. Schlussfolgerung	101
III. Das selbstständige Beweisverfahren nach § 485 Abs. 1 ZPO	102
C. Ergebnis	103
Dritter Teil: Die Möglichkeiten der Informationsgewinnung in den USA	105
1. Kapitel: Grundlagen des US-amerikanischen Zivilprozesses	106
A. Adversary system	106
B. Gerichtsaufbau	108
C. Normativer Rahmen	109
2. Kapitel: Die Informationsgewinnung in der pretrial-Phase	110
A. Informationsgewinnung durch die pleadings	111
I. Die pleadings zu Zeiten des Field Code – das System des fact pleadings	112
II. Die pleadings der Fed. R. Civ. P. – das System des notice pleadings	113
III. Neuere Entwicklungen – Aufgabe des notice pleadings?	116
1. Bell Atlantic Corp. v. Twombly	117
2. Erickson v. Pardus	119
3. Ashcroft v. Iqbal	120
4. Analyse	121
IV. Zusammenfassung	126
B. Informationsgewinnung durch die discovery	128
I. Grundverständnis der discovery	128
II. Ziele der discovery	130
1. Tatsachenaufklärung und Eingrenzung des Streitgegenstandes	130
2. Beweissicherung	131
3. Vergleichsförderung	131
4. Ausforschung vor Klageerhebung	132
3. Kapitel: Das discovery-Verfahren	132
A. Gegenstand der Informationsgewinnung	133
I. Umfang	133
II. Adressaten	134
III. Missbrauch	135
1. Ursachen	136
2. Gesetzgeberische Reaktionen	138
B. Beschränkungen	140
I. Relevanz	140
II. Umfang und Häufigkeit von discovery-Maßnahmen	143
III. Privileged matters	143
IV. Die work-product doctrine	146
1. Wesen	146
2. Umfang	147
3. Schranken	148
V. Betriebsgeheimnisse	149
VI. Protective orders	150
C. Richterliche Kontrolle der discovery	154
I. Initial discovery planning conference, Fed. R. Civ. P. 26‌(f)	155
II. Pretrial conference und pretrial order	156
1. Initial conference	157
2. Pretrial conference	157
3. Final pretrial conference	160
III. Scheduling conference und scheduling order	161
D. Mandatory disclosure, Fed. R. Civ. P. 26‌(a)(1)	162
E. Methoden der Informationsgewinnung im Rahmen der discovery	164
I. Oral depositions und depositions on written questions	165
1. Oral depositions	165
a) Adressaten und Prozedere	165
b) Nutzen	169
c) Vor- und Nachteile	170
2. Written depositions	171
II. Written Interrogatories	172
1. Inhalt	172
2. Vor- und Nachteile	174
III. Urkundenvorlage (production of documents) und Ortsbesichtigung (entry upon land)	175
1. Pflichten der Parteien	175
2. Pflichten Dritter	178
3. Vor- und Nachteile	178
IV. Aufforderungen zum Zugeständnis von Tatsachen (requests for admission)	179
1. Wesen	179
2. Vor- und Nachteile	181
V. Electronic discovery	182
F. Die Durchsetzung der discovery	185
I. Grundverständnis der Fed. R. Civ. P. 37	186
II. Die Durchsetzung gegenüber Parteien	188
1. Antrag auf gerichtliche Anordnung der discovery (motion to compel), Fed. R. Civ. P. 37‌(a)	188
2. Verstoß gegen eine gerichtlich angeordnete discovery-Maßnahme, Fe‍d. ‍R. ‍Civ. ‍P. 37‍(b)	190
a) Tatbestand	190
b) Rechtsfolgen und deren Systematisierung	191
aa) Rechtsfolgen	191
bb) Systematik	192
(1) Indirekte Zwangsmittel und Verschiebung der Kostenlast	192
(2) Direktes Zwangsmittel – contempt of court	193
3. Failure to disclose, Fed. R. Civ. P. 37‌(c)	194
4. Party’s failure to attend its own deposition, Fed. R. Civ. P. 37‌(d)	195
5. Failure to provide electronically stored information, Fed. R. Civ. P. 37‌(e), und failure to participate in framing discovery plan, Fed. R. Civ. P. 37‌(f)	195
III. Richterliches Ermessen	196
IV. Die Durchsetzung gegenüber Dritten	198
V. Gerichtliche Umsetzung	199
G. Rechtsmittel gegen gerichtliche discovery-Anordnungen und Sanktionen	201
4. Kapitel: Prelitigation discovery	203
A. Das Verfahren	204
B. Bedeutung	207
Vierter Teil: Das akzessorische Beweisverfahren – Rule 28 U.S.C. § 1782‌(a)	209
1. Kapitel: Grundlagen und historische Entwicklung	211
A. Grundlagen	211
B. Historische Entwicklung des 28 U.S.C. § 1782‌(a)	212
2. Kapitel: Tatbestand	217
A. Antragsteller	218
I. „Foreign or international tribunal“	218
II. „Any other interested person“	219
1. „Person“	219
a) Fayed v. CIA	221
b) Analyse	221
2. „Interested“	223
3. Zusammenfassung	226
III. Antragsform	226
B. Antragsgegner	229
I. „Person“	229
II. Personal jurisdiction über den Antragsgegner	230
1. In personam jurisdiction durch Wohnsitz	231
2. In personam jurisdiction durch Kontakt zum Forumstaat	231
a) Minimum contacts – specific jurisdiction	233
b) Minimum contacts – general jurisdiction	234
c) Grundsatz des fairen Verfahrens (due process)	235
3. In personam jurisdiction durch transient jurisdiction	236
4. In personam jurisdiction durch Internetpräsenz	237
5. In personam jurisdiction durch Zurechnung und Durchgriff bei juristischen Personen	239
6. Reasonableness und forum-non-conveniens-Doktrin	243
III. Residence	244
1. Begriffsbestimmung	244
a) Natürliche Personen	246
b) Juristische Personen	248
2. Analyse	249
IV. Is found	249
1. Begriffsbestimmung	249
a) Natürliche Personen	250
b) Juristische Personen	251
2. Analyse	253
V. Zusammenfassung	254
C. Örtliche und sachliche Zuständigkeit des US-amerikanischen Gerichts	256
I. Subject matter jurisdiction	256
II. Sachliche Zuständigkeit	257
III. Örtliche Zuständigkeit	260
D. Anforderungen an das ausländische Verfahren	261
I. Ausländisches oder internationales tribunal	261
II. Schiedsgerichtsbarkeit	265
1. Entscheidungen vor Intel v. AMD	266
2. Post-Intel-Entscheidungen	268
3. Zusammenfassung	272
III. Anhängigkeit des ausländischen Verfahrens	272
E. For use	275
I. Begriffsbestimmung	276
II. Zeitliche Beschränkung	278
F. Ungeschriebene Tatbestandsmerkmale?	282
I. Merkmal der foreign discoverability	283
1. Befürwortende Haltung	284
2. Ablehnende Haltung	286
3. Vermittelnde Ansicht	287
II. Merkmal der foreign admissibility	288
III. Der U.S. Supreme Court als Streitentscheider	290
IV. Merkmal des prior exhaustion of foreign discovery remedies	293
V. Merkmal der domestic discoverability	294
VI. Eigene Auffassung und Ergebnis	296
3. Kapitel: Rechtsfolge – Ermessen	298
A. Die einzelnen Ermessensgründe	299
I. Antragsteller ist Partei im ausländischen Verfahren	304
1. Standard	305
2. Analyse	307
II. Die Berücksichtigung der receptivity ausländischer Gerichte	308
1. Das Merkmal der foreign discoverability	311
a) Der authoritative-proof-Standard	311
b) Die Anwendung des authoritative-proof-Standards	316
aa) Schmitz v. Bernstein & Lifshitz LLP	316
bb) In re Servicio Pan Americano	318
cc) In re Chevron	321
dd) In re Imanagement	324
2. Kritik	327
a) Fraglicher Ansatz	327
b) Konsequenzen für die US-amerikanischen Gerichte – die Suche nach einem geeigneten Standard	329
c) Die Umsetzung in der Praxis	330
d) Abwälzen des Problems auf das ausländische Gericht	335
e) Konsequenz für die ausländischen Gerichte – die Bemühung um Schadensbegrenzung	337
3. Der foreign-admissibility-Standard	339
a) In re Grupo Qumma S.A. de C.V.	340
b) Fleischmann v. McDonald's Corp.	342
c) Ausräumung der Bedenken der Fleischmann-Entscheidung und Vorteile des foreign-admissibility-Standards	344
d) Analyse	345
4. Lösungsansätze der Literatur	346
a) Discoverability-Merkmal auf Tatbestandsebene	346
b) Receptivity-Merkmal auf Tatbestandsebene	347
c) Prior-exhaustion-Merkmal auf Tatbestandsebene	348
5. Lösung des Problems durch Änderung der Beweislast?	349
6. Zusammenfassung	355
III. Umgehung ausländischer Beweisvorschriften	357
1. Standard	357
a) Receptivity des ausländischen Gerichts	360
b) Foreign discoverability als Maßstab	361
2. Analyse	366
IV. Verhältnismäßigkeit des Antrags	368
1. Standard	369
2. Einwand der einseitigen Bevorzugung (reciprocity)	373
3. Zusammenfassung	374
B. Gewichtung	376
C. Ergebnis	377
D. Neuer Ermessensstandard? – Die Heraeus Kulzer GmbH v. Biomet, Inc.-Entscheidung	378
I. Die Entscheidung	378
1. Die Missbrauchskriterien	379
2. Anwendung	381
II. Analyse der Literatur	382
III. Kritik	382
1. Missbrauchskriterien v. Intel-Faktoren – Abkehr von Intel?	383
2. Recht auf discovery, Missbrauchskontrolle und Beweislastumkehr	384
3. Ablehnung eines Antrags wegen Unverhältnismäßigkeit	386
IV. Bedeutung für zukünftige Antragsteller	387
4. Kapitel: Umfang und Schranken	389
A. Allgemeine Regeln	390
B. Zeugenaussage	392
I. Party witness/Non-party witness	392
II. Party witness und deposition, Fed. R. Civ. P. 30‌(b)(1)	392
III. Non-party witness und deposition, Fed. R. Civ. P. 45‌(c)(3)(A)(ii)	393
1. Fed. R. Civ. P. 45‌(c)(3)(A)(ii)	393
2. Analyse	395
IV. Non-party witness und 28 U.S.C. § 1783‌(a)	396
C. Urkundenvorlage	396
I. Geographische Reichweite der Vorlagepflicht	398
1. Ansicht der Rechtsprechung	398
a) Die ersten Entscheidungen	398
b) Neuere Entscheidungen der New Yorker Gerichte	402
c) Jüngste Entwicklung	405
2. Ansicht der Literatur	406
3. Analyse und eigene Ansicht	407
a) Gesetzeswortlaut	408
b) Gesetzes- und Rechtsprechungshistorie	410
c) Verweis auf die allgemeinen Regeln des Civil Procedure	411
d) Ermessen als Gegengewicht	413
4. Ergebnis	414
II. Ausweitung der Urkundenvorlagepflicht durch Unternehmensdurchgriff?	414
1. Problemstellung	415
2. Analyse	415
3. Rechtsprechung	418
4. Übertragung auf 28 U.S.C. § 1782‌(a)	419
a) Kestrel Coal Pty. Ltd. v. Joy Global, Inc.	420
b) Analyse	422
c) In re Hallmark Capitol, Norex Petroleum und Lufthansa Technik AG	423
5. Ergebnis	424
III. Discovery in Deutschland als Verletzung von Völkerrecht?	425
1. Problemstellung	425
2. Diskussion	427
a) Deutschland	427
b) USA	428
c) Analyse	431
aa) Anwendungsvorrang des HBÜ bei grenzüberschreitendem Sachverhalt?	431
bb) Völkerrechtswidrigkeit des Vorgehens der US-amerikanischen Gerichte?	432
cc) Zwangsweise Durchsetzung von discovery-Anordnungen als Völkerrechtsverletzung?	434
3. Ergebnis	437
D. Einwände und Weigerungsrechte (privileges)	437
I. Geltendmachung	438
II. Inhalt	439
1. US-amerikanische Weigerungsrechte	439
2. Die Geltendmachung des confidentiality-Einwandes im Besonderen	440
3. Ausländische Weigerungsrechte	442
E. Einwirkung auf das ausländische Gericht	445
5. Kapitel: Rechtsbehelfe, Prävention und Gegenschlag	447
A. Rechtsbehelfe	447
I. Beschwerdebefugnis (standing)	448
II. Typen	448
B. Prävention	450
C. Akzessorische discovery und Gegenschlag	450
I. Personal jurisdiction über den Antragsteller?	451
1. Yahoo! Inc. v. La Ligue Contre le Racisme et L'antisemitism	452
2. Übertragung auf 28 U.S.C. § 1782‌(a)	455
II. Eigene Ansicht und Ergebnis	456
Fünfter Teil: Die Einführung US-amerikanischer discovery-Ergebnisse in den deutschen Prozess	457
1. Kapitel: Der ordre-public-Vorbehalt nach § 328 Abs. 1 Nr. 4 ZPO	457
A. Dogmatik	457
B. Begriffsbestimmung	459
2. Kapitel: Anwendung auf die pretrial discovery	460
A. Ablehnende Ansicht der Literatur	461
B. Herrschende Ansicht der Literatur	461
C. Ansicht der Rechtsprechung	462
D. Eigene Ansicht und Ergebnis	463
Sechster Teil: Ergebnis der Arbeit	466
Literaturverzeichnis	470
Entscheidungsverzeichnis	501
Sachregister	527

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