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US-discovery und deutscher Patentverletzungsprozess

Adler, David B.

Schriften zum Wirtschaftsrecht, Vol. 258

(2014)

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Abstract

Dem Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts, der dessen Rechtsverletzung vermutet, stehen nach deutschem Recht nur eingeschränkt hilfreiche Auskunfts- und Informationsansprüche zur Verfügung, um sich Gewissheit über etwaige Ansprüche zu verschaffen. In den USA dagegen kann sich die Partei eines Zivilverfahrens eines scheinbar schrankenlosen Informationsgewinnungssystems – der »discovery« – bedienen. Die Arbeit analysiert dieses System und zeigt auf, dass sich auch eine nicht in den USA prozessierende Partei mit Hilfe des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782(a), das insbesondere nach der Entscheidung »Intel v. AMD« des U.S. Supreme Courts im Jahre 2004 verstärkt in den Fokus gerückt ist, der »discovery« zur Unterstützung eines ausländischen Verfahrens bedienen kann. Neben einer ausführlichen Darstellung der Anforderungen und des Umfangs dieses Verfahrens wird insbesondere auch untersucht, inwieweit die mit der »discovery« gewonnenen Informationen vom Schutzrechtsinhaber in das deutschen Verfahren eingeführt und dort verwertet werden können.

Table of Contents

Section Title Page Action Price
Vorwort 7
Inhaltsverzeichnis 13
Erster Teil: Einleitung 27
1. Kapitel: Einleitung und Problemstellung 27
2. Kapitel: Gang der Untersuchung 32
Zweiter Teil: Status quo – Vorlage- und Besichtigungsanspruch des Patentinhabers nach deutschem Recht 33
1. Kapitel: Patentrechtliche Mittel der Informationsgewinnung 34
A. Besichtigungs- und Vorlageanspruch nach § 140b PatG 34
B. Besichtigungs- und Vorlageanspruch nach § 140c PatG 35
I. Analyse der §§ 809 ff. BGB 36
1. Abgrenzung § 809 BGB zu § 810 BGB und Anspruchsinhalt 36
2. Anwendbarkeit der §§ 809 ff. BGB auf das Patentrecht 36
3. Sachbegriff und Anspruchsgegner 39
4. Anspruch in Ansehung der Sache 39
a) Die Druckbalken-Entscheidung 39
b) Kritik der Literatur 41
c) Die Faxkarte-Entscheidung 42
d) Die Restschadstoffentfernung-Entscheidung 44
5. Besichtigungsinteresse 44
6. Anspruchsumfang 45
a) Die Druckbalken-Entscheidung 45
b) Kritik der Literatur 46
c) Eigene Auffassung 48
d) Die Faxkarte-Entscheidung 49
7. Fazit 49
II. Übertragung auf § 140c PatG 50
1. Anspruchsgegner 50
2. Anspruchsgegenstand 51
3. Hinreichende Wahrscheinlichkeit der Rechtsverletzung 51
a) Begriffsbestimmung 52
b) Substanziierungsnöte 54
4. Erforderlichkeit 54
5. Unverhältnismäßigkeit als Grenze des Editionsanspruchs 55
a) Überwiegendes Geheimhaltungsinteresse 55
b) Weitere Gründe 57
6. Umfang des § 140c PatG 58
a) Urkundenvorlage, Besichtigung und Spezifizierung 58
b) Substanzeingriffe 61
c) Feststellung einer äquivalenten Benutzung 62
d) Vorlage von Bank-‍, Finanz- oder Handelsunterlagen 64
e) Durchsuchungsrecht und Anspruch auf Standortbenennung 65
III. Die prozessuale Durchsetzung: Das Düsseldorfer Verfahren 66
1. Ausgleich des Interessengegensatzes beim präparatorischen Vorlage- und Besichtigungsanspruch 67
2. Das Düsseldorfer Verfahren 68
3. Verfassungsrechtliche Vereinbarkeit eines in-camera-Verfahrens im Rahmen eines präparatorischen Auskunftsanspruchs bzw. des Hauptsacheprozesses 71
a) Ansicht der Literatur 71
aa) Gegner 71
bb) Befürworter 77
b) Ansicht der Rechtsprechung 78
4. Eigene Ansicht und Ausblick 81
C. Ergebnis 83
2. Kapitel: Prozessuale Mittel der Informationsgewinnung 84
A. Verfahrensrechtliche Möglichkeiten vor dem Verletzungsverfahren 86
I. Das selbstständige Beweisverfahren nach § 485 Abs. 2 ZPO 86
II. Ergebnis 89
B. Verfahrensrechtliche Möglichkeiten im Verletzungsverfahren 90
I. Die Beweiserhebungsvorschriften 90
II. Urkundenvorlage nach § 142 ZPO von Amts wegen 91
1. Voraussetzungen 92
2. § 142 ZPO als Mittel der Ausforschung? 93
a) Auffassung der Literatur 95
b) Auffassung der Rechtsprechung 97
3. Rechtsfolge 98
4. Nichtvorlage 100
5. Rechtsbehelfe 101
6. Schlussfolgerung 101
III. Das selbstständige Beweisverfahren nach § 485 Abs. 1 ZPO 102
C. Ergebnis 103
Dritter Teil: Die Möglichkeiten der Informationsgewinnung in den USA 105
1. Kapitel: Grundlagen des US-amerikanischen Zivilprozesses 106
A. Adversary system 106
B. Gerichtsaufbau 108
C. Normativer Rahmen 109
2. Kapitel: Die Informationsgewinnung in der pretrial-Phase 110
A. Informationsgewinnung durch die pleadings 111
I. Die pleadings zu Zeiten des Field Code – das System des fact pleadings 112
II. Die pleadings der Fed. R. Civ. P. – das System des notice pleadings 113
III. Neuere Entwicklungen – Aufgabe des notice pleadings? 116
1. Bell Atlantic Corp. v. Twombly 117
2. Erickson v. Pardus 119
3. Ashcroft v. Iqbal 120
4. Analyse 121
IV. Zusammenfassung 126
B. Informationsgewinnung durch die discovery 128
I. Grundverständnis der discovery 128
II. Ziele der discovery 130
1. Tatsachenaufklärung und Eingrenzung des Streitgegenstandes 130
2. Beweissicherung 131
3. Vergleichsförderung 131
4. Ausforschung vor Klageerhebung 132
3. Kapitel: Das discovery-Verfahren 132
A. Gegenstand der Informationsgewinnung 133
I. Umfang 133
II. Adressaten 134
III. Missbrauch 135
1. Ursachen 136
2. Gesetzgeberische Reaktionen 138
B. Beschränkungen 140
I. Relevanz 140
II. Umfang und Häufigkeit von discovery-Maßnahmen 143
III. Privileged matters 143
IV. Die work-product doctrine 146
1. Wesen 146
2. Umfang 147
3. Schranken 148
V. Betriebsgeheimnisse 149
VI. Protective orders 150
C. Richterliche Kontrolle der discovery 154
I. Initial discovery planning conference, Fed. R. Civ. P. 26‌(f) 155
II. Pretrial conference und pretrial order 156
1. Initial conference 157
2. Pretrial conference 157
3. Final pretrial conference 160
III. Scheduling conference und scheduling order 161
D. Mandatory disclosure, Fed. R. Civ. P. 26‌(a)(1) 162
E. Methoden der Informationsgewinnung im Rahmen der discovery 164
I. Oral depositions und depositions on written questions 165
1. Oral depositions 165
a) Adressaten und Prozedere 165
b) Nutzen 169
c) Vor- und Nachteile 170
2. Written depositions 171
II. Written Interrogatories 172
1. Inhalt 172
2. Vor- und Nachteile 174
III. Urkundenvorlage (production of documents) und Ortsbesichtigung (entry upon land) 175
1. Pflichten der Parteien 175
2. Pflichten Dritter 178
3. Vor- und Nachteile 178
IV. Aufforderungen zum Zugeständnis von Tatsachen (requests for admission) 179
1. Wesen 179
2. Vor- und Nachteile 181
V. Electronic discovery 182
F. Die Durchsetzung der discovery 185
I. Grundverständnis der Fed. R. Civ. P. 37 186
II. Die Durchsetzung gegenüber Parteien 188
1. Antrag auf gerichtliche Anordnung der discovery (motion to compel), Fed. R. Civ. P. 37‌(a) 188
2. Verstoß gegen eine gerichtlich angeordnete discovery-Maßnahme, Fe‍d. ‍R. ‍Civ. ‍P. 37‍(b) 190
a) Tatbestand 190
b) Rechtsfolgen und deren Systematisierung 191
aa) Rechtsfolgen 191
bb) Systematik 192
(1) Indirekte Zwangsmittel und Verschiebung der Kostenlast 192
(2) Direktes Zwangsmittel – contempt of court 193
3. Failure to disclose, Fed. R. Civ. P. 37‌(c) 194
4. Party’s failure to attend its own deposition, Fed. R. Civ. P. 37‌(d) 195
5. Failure to provide electronically stored information, Fed. R. Civ. P. 37‌(e), und failure to participate in framing discovery plan, Fed. R. Civ. P. 37‌(f) 195
III. Richterliches Ermessen 196
IV. Die Durchsetzung gegenüber Dritten 198
V. Gerichtliche Umsetzung 199
G. Rechtsmittel gegen gerichtliche discovery-Anordnungen und Sanktionen 201
4. Kapitel: Prelitigation discovery 203
A. Das Verfahren 204
B. Bedeutung 207
Vierter Teil: Das akzessorische Beweisverfahren – Rule 28 U.S.C. § 1782‌(a) 209
1. Kapitel: Grundlagen und historische Entwicklung 211
A. Grundlagen 211
B. Historische Entwicklung des 28 U.S.C. § 1782‌(a) 212
2. Kapitel: Tatbestand 217
A. Antragsteller 218
I. „Foreign or international tribunal“ 218
II. „Any other interested person“ 219
1. „Person“ 219
a) Fayed v. CIA 221
b) Analyse 221
2. „Interested“ 223
3. Zusammenfassung 226
III. Antragsform 226
B. Antragsgegner 229
I. „Person“ 229
II. Personal jurisdiction über den Antragsgegner 230
1. In personam jurisdiction durch Wohnsitz 231
2. In personam jurisdiction durch Kontakt zum Forumstaat 231
a) Minimum contacts – specific jurisdiction 233
b) Minimum contacts – general jurisdiction 234
c) Grundsatz des fairen Verfahrens (due process) 235
3. In personam jurisdiction durch transient jurisdiction 236
4. In personam jurisdiction durch Internetpräsenz 237
5. In personam jurisdiction durch Zurechnung und Durchgriff bei juristischen Personen 239
6. Reasonableness und forum-non-conveniens-Doktrin 243
III. Residence 244
1. Begriffsbestimmung 244
a) Natürliche Personen 246
b) Juristische Personen 248
2. Analyse 249
IV. Is found 249
1. Begriffsbestimmung 249
a) Natürliche Personen 250
b) Juristische Personen 251
2. Analyse 253
V. Zusammenfassung 254
C. Örtliche und sachliche Zuständigkeit des US-amerikanischen Gerichts 256
I. Subject matter jurisdiction 256
II. Sachliche Zuständigkeit 257
III. Örtliche Zuständigkeit 260
D. Anforderungen an das ausländische Verfahren 261
I. Ausländisches oder internationales tribunal 261
II. Schiedsgerichtsbarkeit 265
1. Entscheidungen vor Intel v. AMD 266
2. Post-Intel-Entscheidungen 268
3. Zusammenfassung 272
III. Anhängigkeit des ausländischen Verfahrens 272
E. For use 275
I. Begriffsbestimmung 276
II. Zeitliche Beschränkung 278
F. Ungeschriebene Tatbestandsmerkmale? 282
I. Merkmal der foreign discoverability 283
1. Befürwortende Haltung 284
2. Ablehnende Haltung 286
3. Vermittelnde Ansicht 287
II. Merkmal der foreign admissibility 288
III. Der U.S. Supreme Court als Streitentscheider 290
IV. Merkmal des prior exhaustion of foreign discovery remedies 293
V. Merkmal der domestic discoverability 294
VI. Eigene Auffassung und Ergebnis 296
3. Kapitel: Rechtsfolge – Ermessen 298
A. Die einzelnen Ermessensgründe 299
I. Antragsteller ist Partei im ausländischen Verfahren 304
1. Standard 305
2. Analyse 307
II. Die Berücksichtigung der receptivity ausländischer Gerichte 308
1. Das Merkmal der foreign discoverability 311
a) Der authoritative-proof-Standard 311
b) Die Anwendung des authoritative-proof-Standards 316
aa) Schmitz v. Bernstein & Lifshitz LLP 316
bb) In re Servicio Pan Americano 318
cc) In re Chevron 321
dd) In re Imanagement 324
2. Kritik 327
a) Fraglicher Ansatz 327
b) Konsequenzen für die US-amerikanischen Gerichte – die Suche nach einem geeigneten Standard 329
c) Die Umsetzung in der Praxis 330
d) Abwälzen des Problems auf das ausländische Gericht 335
e) Konsequenz für die ausländischen Gerichte – die Bemühung um Schadensbegrenzung 337
3. Der foreign-admissibility-Standard 339
a) In re Grupo Qumma S.A. de C.V. 340
b) Fleischmann v. McDonald's Corp. 342
c) Ausräumung der Bedenken der Fleischmann-Entscheidung und Vorteile des foreign-admissibility-Standards 344
d) Analyse 345
4. Lösungsansätze der Literatur 346
a) Discoverability-Merkmal auf Tatbestandsebene 346
b) Receptivity-Merkmal auf Tatbestandsebene 347
c) Prior-exhaustion-Merkmal auf Tatbestandsebene 348
5. Lösung des Problems durch Änderung der Beweislast? 349
6. Zusammenfassung 355
III. Umgehung ausländischer Beweisvorschriften 357
1. Standard 357
a) Receptivity des ausländischen Gerichts 360
b) Foreign discoverability als Maßstab 361
2. Analyse 366
IV. Verhältnismäßigkeit des Antrags 368
1. Standard 369
2. Einwand der einseitigen Bevorzugung (reciprocity) 373
3. Zusammenfassung 374
B. Gewichtung 376
C. Ergebnis 377
D. Neuer Ermessensstandard? – Die Heraeus Kulzer GmbH v. Biomet, Inc.-Entscheidung 378
I. Die Entscheidung 378
1. Die Missbrauchskriterien 379
2. Anwendung 381
II. Analyse der Literatur 382
III. Kritik 382
1. Missbrauchskriterien v. Intel-Faktoren – Abkehr von Intel? 383
2. Recht auf discovery, Missbrauchskontrolle und Beweislastumkehr 384
3. Ablehnung eines Antrags wegen Unverhältnismäßigkeit 386
IV. Bedeutung für zukünftige Antragsteller 387
4. Kapitel: Umfang und Schranken 389
A. Allgemeine Regeln 390
B. Zeugenaussage 392
I. Party witness/Non-party witness 392
II. Party witness und deposition, Fed. R. Civ. P. 30‌(b)(1) 392
III. Non-party witness und deposition, Fed. R. Civ. P. 45‌(c)(3)(A)(ii) 393
1. Fed. R. Civ. P. 45‌(c)(3)(A)(ii) 393
2. Analyse 395
IV. Non-party witness und 28 U.S.C. § 1783‌(a) 396
C. Urkundenvorlage 396
I. Geographische Reichweite der Vorlagepflicht 398
1. Ansicht der Rechtsprechung 398
a) Die ersten Entscheidungen 398
b) Neuere Entscheidungen der New Yorker Gerichte 402
c) Jüngste Entwicklung 405
2. Ansicht der Literatur 406
3. Analyse und eigene Ansicht 407
a) Gesetzeswortlaut 408
b) Gesetzes- und Rechtsprechungshistorie 410
c) Verweis auf die allgemeinen Regeln des Civil Procedure 411
d) Ermessen als Gegengewicht 413
4. Ergebnis 414
II. Ausweitung der Urkundenvorlagepflicht durch Unternehmensdurchgriff? 414
1. Problemstellung 415
2. Analyse 415
3. Rechtsprechung 418
4. Übertragung auf 28 U.S.C. § 1782‌(a) 419
a) Kestrel Coal Pty. Ltd. v. Joy Global, Inc. 420
b) Analyse 422
c) In re Hallmark Capitol, Norex Petroleum und Lufthansa Technik AG 423
5. Ergebnis 424
III. Discovery in Deutschland als Verletzung von Völkerrecht? 425
1. Problemstellung 425
2. Diskussion 427
a) Deutschland 427
b) USA 428
c) Analyse 431
aa) Anwendungsvorrang des HBÜ bei grenzüberschreitendem Sachverhalt? 431
bb) Völkerrechtswidrigkeit des Vorgehens der US-amerikanischen Gerichte? 432
cc) Zwangsweise Durchsetzung von discovery-Anordnungen als Völkerrechtsverletzung? 434
3. Ergebnis 437
D. Einwände und Weigerungsrechte (privileges) 437
I. Geltendmachung 438
II. Inhalt 439
1. US-amerikanische Weigerungsrechte 439
2. Die Geltendmachung des confidentiality-Einwandes im Besonderen 440
3. Ausländische Weigerungsrechte 442
E. Einwirkung auf das ausländische Gericht 445
5. Kapitel: Rechtsbehelfe, Prävention und Gegenschlag 447
A. Rechtsbehelfe 447
I. Beschwerdebefugnis (standing) 448
II. Typen 448
B. Prävention 450
C. Akzessorische discovery und Gegenschlag 450
I. Personal jurisdiction über den Antragsteller? 451
1. Yahoo! Inc. v. La Ligue Contre le Racisme et L'antisemitism 452
2. Übertragung auf 28 U.S.C. § 1782‌(a) 455
II. Eigene Ansicht und Ergebnis 456
Fünfter Teil: Die Einführung US-amerikanischer discovery-Ergebnisse in den deutschen Prozess 457
1. Kapitel: Der ordre-public-Vorbehalt nach § 328 Abs. 1 Nr. 4 ZPO 457
A. Dogmatik 457
B. Begriffsbestimmung 459
2. Kapitel: Anwendung auf die pretrial discovery 460
A. Ablehnende Ansicht der Literatur 461
B. Herrschende Ansicht der Literatur 461
C. Ansicht der Rechtsprechung 462
D. Eigene Ansicht und Ergebnis 463
Sechster Teil: Ergebnis der Arbeit 466
Literaturverzeichnis 470
Entscheidungsverzeichnis 501
Sachregister 527