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Lauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutz nach Ablauf des Patentschutzes

Wernicke, Julian

Schriften zum Wirtschaftsrecht, Vol. 336

(2022)

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About The Author

Julian Wernicke studierte Rechtswissenschaften an der Freien Universität Berlin. 2018 bestand er die Erste Juristische Prüfung. Fortan arbeitete er am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht sowie Rechtsvergleichung von Herrn Professor Dr. Tim W. Dornis. 2020 absolvierte er an der University of Cape Town das Masterprogramm im Recht des geistigen Eigentums mit Auszeichnung. Seit 2021 ist er Referendar am Berliner Kammergericht. Die Leuphana Universität Lüneburg verlieh Julian Wernicke im Jahr 2022 die Doktorwürde.

Abstract

Die Arbeit bewegt sich in einem zentralen Spannungsfeld des Lauterkeitsrechts: War ein technisches Erzeugnis zeitweise patentgeschützt, versuchen Hersteller nach Ablauf des Patentschutzes eine Imitation des Produkts durch ihre Konkurrenz im Wege des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes zu verhindern. Praktisch verlängert oder ersetzt dies den bestehenden Sonderrechtsschutz von Gebrauchsgegenständen wie Baumaterialien.

Der Bundesgerichtshof setzt sich mit dieser Konstellation des zeitlichen Nacheinanders – der Kollision der verschiedenen Schutzregime des Patentrechts und des Schutzes nach § 4 Nr. 3 UWG in den Entscheidungen »Exzenterzähne« (2015) und »Bodendübel« (2016) auseinander. Die Arbeit untersucht die dazu ergangene Kritik des Schrifttums. Zudem wird ein Vergleich mit US-amerikanischem Recht sowie eine rechtsökonomische Analyse herangezogen. Im Ergebnis können daraus Richtlinien für die Anwendung des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes aufgestellt werden.
»Protection Against Imitation under Unfair Competition Law after Expiry of Patent Protection«: If the patent protection of a product expires, competitors of the original manufacturer can imitate it — if it were not for the protection of imitation under unfair competition law. The book discusses the contradiction of the temporal succession of the patent and protection under Sec. 4 No. 3 UWG, which was the basis of the BGH decisions »Exzenterzähne« and »Bodendübel«. The author includes a comparison with the US protection of trade dress as well as a legal economic analysis in the discussion.

Table of Contents

Section Title Page Action Price
Danksagung 7
Inhaltsverzeichnis 9
Kapitel 1: Einleitung und Grundlegung 17
A. Einleitung 17
I. UWG-Nachahmungsschutz für technische Produkte nach Ablauf des Patentschutzes 17
II. Gang der Untersuchung 19
B. Grundlegung 21
I. Rechtsgrundlagen angrenzender Sonderschutzrechte 21
1. Patentrecht 21
a) Historischer Überblick 21
b) Schutzzwecke 22
aa) Naturrechtstheorie 22
bb) Belohnungstheorie 23
cc) Anspornungstheorie 23
dd) Vertragstheorie 23
c) Voraussetzungen der Patentierbarkeit 24
aa) Erfindung 24
bb) Neuheit 26
cc) Erfinderische Tätigkeit 26
dd) Gewerbliche Anwendbarkeit 27
d) Ablauf des Patentschutzes 27
2. Gebrauchsmusterrecht 28
3. Kennzeichenrecht 28
a) Historischer Überblick 29
b) Voraussetzungen des Kennzeichenschutzes 30
aa) Markenfähigkeit 30
bb) Entstehung des Markenschutzes 31
cc) Schutzinhalt 32
4. Designrecht und Gemeinschaftsgeschmacksmuster 32
II. Lauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutz 33
1. Terminologie 33
2. Schutzrichtung nach § 1 UWG 34
3. Schutzzweck des § 4 Nr. 3 UWG 34
a) Schutzzwecktrias 34
b) Rein mitbewerberschützende Vorschrift 35
c) Stellungnahme 35
4. Unionsrechtliche Einflüsse und Zulässigkeit 36
a) Grundfreiheiten 36
b) Sekundärrecht 37
Kapitel 2: Rechtsdogmatische Untersuchung 39
A. Status quo in Deutschland 39
I. Entstehungsgeschichte des UWG-Nachahmungsschutzes 39
1. Rechtsprechung des Reichsgerichts ab 1910 39
2. Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ab 1950 42
a) Unmittelbarer Nachahmungsschutz 42
b) Mittelbarer Nachahmungsschutz 43
3. Kodifikation durch den Gesetzgeber 43
II. Tatbestand des § 4 Nr. 3 UWG 44
1. Überblick 44
2. Wechselwirkungslehre 45
3. Angebot von Waren oder Dienstleistungen mit geschäftlichem Bezug 45
4. Wettbewerbliche Eigenart 46
a) Allgemeines 46
b) Bekanntheit des Produkts 47
c) Entstehung der wettbewerblichen Eigenart 48
aa) Ästhetische Gestaltungsmerkmale 48
bb) Technische Produkte 48
(1) Technisch notwendige Gestaltungsmerkmale 48
(2) Technisch lediglich bedingte Gestaltungsmerkmale 49
d) Verlust der wettbewerblichen Eigenart 49
e) Kritik 50
f) Stellungnahme und Fazit: teilweise Erforderlichkeit 50
5. Nachahmung 52
a) Allgemeines 52
b) Nachahmungsintensität 53
6. Unlauterkeitsbegründende Umstände 53
a) Vermeidbare Herkunftstäuschung, § 4 Nr. 3 lit. a UWG 54
aa) Allgemeines 54
bb) Gewisse Bekanntheit des Originals 56
cc) Vermeidbarkeit der Herkunftstäuschung 56
(1) Eignung der Maßnahme 57
(2) Zumutbarkeit der Maßnahme 57
b) Unangemessene Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung, § 4 Nr. 3 lit. b UWG 59
aa) Allgemeines 59
(1) Schutzzweck 60
(2) Konkurrenzen 60
bb) Ausnutzungstatbestand, § 4 Nr. 3 lit. b Alt. 1 UWG 61
cc) Beeinträchtigungstatbestand, § 4 Nr. 3 lit. b Alt. 2 UWG 63
dd) Unangemessenheit 63
c) Unredliche Erlangung der für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen, § 4 Nr. 3 lit. c UWG 64
7. Schutzdauer 65
8. Darlegungs- und Beweislast 66
III. Rechtsprechung zu technischen Produkten und § 4 Nr. 3 UWG 66
1. Bisherige Entwicklung 67
a) Ausgangspunkt: Pulverbehälter-Entscheidung 67
b) Fortführung der Rechtsprechung 68
c) Fazit: umfassende Nachahmungsfreiheit 69
2. Abweichende Rechtsprechung 70
a) Komplexe Produkte 70
b) Qualitativ hochwertige Produkte: Femur-Teil-Entscheidung 70
c) Kompatibilitätsinteresse: Ersatzteile und Zubehör 71
d) Einschieben in eine fremde Serie 72
e) Weitere Entscheidungen 72
f) Fazit: Grundsatz mit Ausnahmen 74
3. Aktuelle Entwicklung in der Rechtsprechung 74
a) Exzenterzähne-Entscheidung 74
aa) Sachverhalt 74
bb) Berufungsurteil 75
cc) Entscheidung des Bundesgerichtshofs 75
b) Bodendübel-Entscheidung 76
aa) Sachverhalt 77
bb) Berufungsurteil 77
cc) Entscheidung des Bundesgerichtshofs 77
B. Diskussion der aktuellen deutschen Rechtsprechung zu technischen Produkten 79
I. Kritik an der Anwendung einzelner Voraussetzungen durch die Rechtsprechung 79
1. Wettbewerbliche Eigenart bei technischen Produkten 79
a) Ausgangspunkt: technische Gestaltungsmerkmale 80
b) Ausschluss technisch bedingter Merkmale bei vorherigem Patentschutz 80
c) Eignung für Herkunfts- und Gütevorstellung 81
d) Stellungnahme 82
2. Strenger Maßstab bei nahezu identischer Nachahmung 82
a) Kriterien des Bundesgerichtshofs 82
aa) Nachschaffende Übernahme 82
bb) Identische und nahezu identische Nachahmung 83
cc) Fazit: klare Differenzierung 84
b) Kritik und Konsequenzen 86
aa) Widerspruch zu patentrechtlichen Wertungen 86
bb) Schwierigkeiten bei der Anwendung (Folgeentscheidungen) 88
c) Stellungnahme: Vermeidung einer Marktverwirrung 88
3. Kategorisierung in technisch notwendige und bedingte Merkmale 89
a) 1. Stufe: Produktvergleich 89
b) 2. Stufe: Kriterien der Kategorisierung 90
aa) Technische Notwendigkeit 90
bb) Technische Bedingtheit 91
cc) Fazit: begrenzter Fokus 92
c) Stellungnahme: Wechselwirkung 92
d) Lösungsansatz: prozessuale Vermutungsregel 94
II. Schutzausschlussgründe im Immaterialgüterrecht 95
1. Schutzausschluss technischer Produktgestaltungen im Markenrecht 96
a) Vergleichbarkeit von Formmarke und UWG-Nachahmungsschutz 96
b) EuGH: Schutzausschluss technischer Lösungen 97
c) BGH: keine Übertragbarkeit der Ausschlussgründe 99
d) Kritik und Stellungnahme 100
aa) Abweichende Beurteilung durch den BGH und EuGH 101
bb) Unterschiedliche Beurteilung durch den BGH innerhalb des UWG 101
cc) Ausstattungsschutz technischer Produktgestaltungen 102
dd) Stellungnahme: Übertragbarkeit der markenrechtlichen Wertung 103
2. Schutzausschluss technischer Produktgestaltungen im Designrecht 105
a) Vergleichbarkeit von Design und UWG-Nachahmungsschutz 106
b) Schutzausschluss technischer Lösungen 106
3. Schutzausschluss technischer Produktgestaltungen im Urheberrecht 107
4. Fazit: Wertungsgleichlauf 108
III. Grenzziehung zwischen UWG-Nachahmungsschutz und Sonderschutzrechten 110
1. Grundsatz der Nachahmungsfreiheit 110
a) Herleitung und Anerkennung 111
b) Konkretisierung im Bereich technischer Produkte 113
c) Kritik und Ablehnung 114
d) Stellungnahme: Nachahmungsfreiheit als ordnungspolitische Fragestellung 115
2. Vorrang- oder Gleichrangthese? 115
a) Patent- und Gebrauchsmusterschutz 116
aa) Gleichrangthese des Bundesgerichtshofs 117
(1) Unterschiedliche Schutzzwecke, Voraussetzungen und Rechtsfolgen 117
(2) Keine Verlängerung des patentrechtlichen Monopols 118
(3) Gleichbehandlung patentierter und nicht-patentierter technischer Produkte 118
bb) Gegenansicht: Vorrang des Sonderschutzes technischer Produkte 119
(1) Perpetuierung des technischen Monopols 119
(2) Vermeidung von Wertungswidersprüchen 120
(3) Ersatzfunktion des UWG-Nachahmungsschutzes (Aushöhlungstheorie) 121
(4) Rechtssicherheit 121
cc) Stellungnahme: Differenzierung nach Art des Nachahmungsschutzes 121
(1) Unmittelbarer Nachahmungsschutz: Vorrangthese 122
(2) Lauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutz: Gleichrangthese 122
b) Markenschutz 123
aa) Frühere Rechtsprechung: Vorrangthese 124
bb) Gegenansicht: Gleichrang von Kennzeichen- und Lauterkeitsrecht 124
c) Design- und Gemeinschaftsgeschmacksmusterschutz 125
d) Exkurs: „Schrittmacherfunktion“ des Lauterkeitsrechts 126
aa) Allgemeines zum unmittelbaren Nachahmungsschutz nach § 3 Abs. 1 UWG 126
bb) Subsidiarität gegenüber den Immaterialgüterrechten 127
Kapitel 3: Vergleich mit US-amerikanischem Recht 129
A. Schutz des Trade Dress nach Lanham Act 130
I. Distinctiveness: Two Pesos und Wal-Mart Stores 131
1. Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. 132
2. Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. 132
II. Non-Functionality: von Kellogg's bis TrafFix 133
1. Kellogg Co. v. National Biscuit Co. 133
2. Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc. 134
3. Qualitex Co. v. Jacobsen Co., Inc. 134
4. Rezeption durch die Berufungsgerichte 134
5. TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. 135
III. Likelihood of Confusion 137
IV. Fazit: Secondary Meaning und Doktrin der Funktionalität 137
B. Nachahmungsschutz im State Law der Bundesstaaten 138
I. Anwendbarkeit: Sears, Compco und Bonito Boats 138
1. Sears/Compco-Rechtsprechungslinie 139
2. Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc. 140
II. Nachahmungsschutz in der Folgezeit 140
III. Weitere Fallgruppen der Verwechslungsgefahr und Vorsichtsmaßnahmen 141
C. Geschäftsgeheimnisschutz 142
D. Misappropriation Action des US-amerikanischen Rechts 143
E. Vergleich von US-amerikanischem und deutschem Nachahmungsschutz 145
I. Vergleichbarkeit: übergeordneter Zuordnungsschutz 145
II. Vergleich der Voraussetzungen im Einzelnen 145
III. Bewertung und Diskussion 147
1. Secondary Meaning und wettbewerbliche Eigenart 147
2. Schranke der Funktionalität 147
a) Definition 148
b) Rechtsfolgenseite 148
c) Prozessuale Perspektive 149
Kapitel 4: More Economic Approach & Ökonomische Analyse des Rechts 150
A. Kartellrechtlicher Ansatz: more economic approach 150
I. Verhältnis von Patent-‍, Kartell- und Lauterkeitsrecht 150
1. Zweigeteiltes Wettbewerbsrecht 151
a) Kartellrecht: Freiheit des Wettbewerbs 151
b) Lauterkeitsrecht: Bekämpfung unlauterer geschäftlicher Handlungen 151
2. Übertragbarkeit kartellrechtlicher Wertungen 152
a) Anwendbarkeit im Lauterkeitsrecht 152
b) Einschränkung 153
3. Patentrecht im Verhältnis zum Kartellrecht 153
II. Der more economic approach im Lauterkeitsrecht 154
1. Der Ansatz der Europäischen Kommission im Kartellrecht 154
2. Auswirkungsanalyse 155
3. Rule of Reason 155
4. Orientierung an Effizienzkriterien 155
III. Fazit: eingeschränkte Übertragbarkeit kartellrechtlicher Wertungen 156
B. Ökonomische Analyse des Rechts 156
I. Einleitung 156
1. Bedeutung für die rechtswissenschaftliche Diskussion 157
2. Prämissen der Analyse 157
3. Kritik an der Analyse 159
II. Ausgangspunkt: Theorie der Eigentumsrechte (property rights) 159
1. Verhandlungstheorie 160
2. Theorie der externen Effekte 162
III. Zustände von Marktversagen bei immateriellen Gütern 163
IV. Ökonomisches Modell des Immaterialgüterrechts 164
1. Öffentliche Güter und externe Effekte 164
a) Die Problematik öffentlicher Güter 165
b) Immaterialgüter und externe Effekte 167
aa) Pekuniäre und technologische Externalitäten 167
bb) Vollständige Internalisierung externer Effekte erforderlich? 168
cc) Ablehnende Ansicht 169
dd) Vermittelnde Ansicht: Spillover-Theorie 169
2. Fazit: Austarierung der Vor- und Nachteile im Einzelfall 170
V. Ökonomisches Modell des Patentrechts 171
1. Erste ökonomische Ansätze 172
2. Patente im Modell der Immaterialgüterrechte 172
a) Allgemeines 173
b) Innovator als Manager der Erfindung 174
c) Effizienz durch dezentralen Wettbewerb 174
d) Fazit: Investition, Innovation und Diffusion 175
3. Drei Phasen eines Patents 175
4. Externe Effekte im Patentrecht 177
5. Exkurs: Das „optimale“ Patent: Modifizierung des Patentumfangs 177
a) Patentweite 178
b) Patentdauer 179
c) Fazit: Heterogenität der Marktplätze 180
VI. Ökonomisches Modell des UWG-Nachahmungsschutzes 181
1. Vermeidbare Herkunftstäuschung, § 4 Nr. 3 lit. a UWG 182
a) Informationsökonomisches Suchkostenmodell 183
aa) Maßnahme gegen unvollständige Information 183
bb) Modelldarstellung anhand vereinfachter Gleichung 185
b) Kollision von Patent- und Kennzeichenrecht? 186
aa) 1. Konflikt: Zuordnungsschutz und Freihaltebedürfnis 187
bb) 2. Konflikt: Informationsverbreitung und Wettbewerb 188
c) Fazit zur Herkunftstäuschung (§ 4 Nr. 3 lit. a UWG) 188
2. Unangemessene Rufausnutzung oder -beeinträchtigung, § 4 Nr. 3 lit. b UWG 188
a) Allgemeines: Markttransparenz 189
b) Funktionale Nachfrage: informationsökonomisches Modell 189
c) Nicht-funktionale Nachfrage: Theorie der Externalitäten 189
d) Fazit zum Ausnutzen oder Beeinträchtigen der Wertschätzung (§ 4 Nr. 3 lit. b UWG) 191
3. Unredliche Erlangung der für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen, § 4 Nr. 3 lit. c UWG 192
a) Anreizmodell: Vorreiterrendite 192
b) Symbiose von Geheimnisschutz und Patentrecht 193
c) Fazit zur Nachahmung mittels unredlich erlangter Informationen 194
Kapitel 5: Wesentliche Ergebnisse 195
A. Gleichrang von Patentrecht und § 4 Nr. 3 UWG: Abwägungserfordernis 195
B. Ausgangspunkt der Abwägung: Wettbewerbliche Eigenart technischer Merkmale 196
C. Kern der Abwägung: Unlauterkeitsbegründende Umstände 198
Literaturverzeichnis 200
Stichwortverzeichnis 217